2007年底，离子地理公司（Ion Geophysical Corporation），以下简称“离子公司”）开始出售竞品。离子公司在美国境内制造竞品的零部件，并销售到海外，买家在国外用这些零部件组装成与西奇公司专利一样的产品，并且与西奇公司开展商业竞争。

西奇公司急了，依据专利法第271(f)(1)、271(f)(2)条提起诉讼，并在法庭上证明了自己因离子公司的侵权行为损失了10份勘探合同。陪审团认为离子公司应承担侵权责任，需支付1,250万美元的使用费，并赔偿9,340万美元的利润损失。

离子公司认为第271(f)条没有域外效力，不应赔偿利润损失，要求撤销陪审团的裁决。地区法院驳回了离子公司的申请后，离子公司上诉到联邦上诉巡回法院。上诉法院认为专利法第271(a)条作为一般侵权条款，并不允许专利权人就海外销售的损失获得赔偿，而第271(f)条也应当作同样的理解，因此撤销了地区法院要求离子公司赔偿9,340万美元利润损失的判决。

西奇公司因不服上诉法院的判决，上诉到美国联邦最高法院。最高法院曾在2016年6月20日判决撤销上诉法院的判决，并发回上诉法院，要求参照最高院在2016年判决的Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electron-ics, Inc.案[4]进行重审。但上诉法院并未改判，仍然坚持自己的意见，因此西奇公司再次上诉到最高法院。

3. 最高法院的裁判

最高法院首先明确在通常情况下“美国联邦法律仅适用于美国领土管辖范围内”，这一原则的确立是基于“国会立法仅考虑本国事务”的常识，并且遵循该原则也能够避免“本国法与他国法产生意想不到的冲突”。

对于本国法律的域外适用问题，最高法院通常遵循“两步法”——第一步，审查上述原则是否会被推翻。只有当法律明确规定法律的域外适用效力时，上述原则才不需要遵循。

第二步，如果上述原则不能被推翻，则审查案件是否涉及联邦法律在国内的适用问题。即确立“法条的‘关注点’”（the statute’s ‘focus’），并审查被诉行为是否与法律关注的国内问题相关，如果相关，那么该案就存在适用国内法的可能性。

大法官们根据自由裁量权认为，本案的分析可以直接从第二步开始。因为根据Pearson v. Callahan案确立的规则，如果第一步的审查涉及非常复杂的问题，且审查后的结果与不审查的结果一样，但判决说理的理由会对未来案件产生重大影响，那么法官有自由裁量权跳过第一步。

在实施第二步的过程中，大法官们认为在确立法条的关注点时，应当联系与法条相关的其他条款。在本案中，专利法第284条规定“对于要求赔偿所有因侵权遭受的损失的诉请，法院应当支持”，该条的关注点是“侵权”，适用该条规定需要解决的主要问题是专利权人因侵权遭受了多少损失。

最高法院认为，西奇公司诉请赔偿主要是依据专利法第271(f)(2)条规定的侵权行为，该条的关注点在于“在国内提供在美国或者来自于美国”专利发明零部件的行为，而整个第271(f)条都是在保护国内专利的利益，弥补了过去法律对于“在美国制造但在海外完成拼装”行为立法的空白。

本案涉及的因专利法第271(f)(2)条侵权行为引发的第284条规定的赔偿的相关规定，都是在关注美国国内的利益，西奇公司诉的也是离子公司在国内作出的提供侵权零部件的行为，因此西奇公司主张的损失赔偿是对于第284条在美国域内的适用。

大法官们还在判决中点评了离子公司的辩论意见，认为他们的观点不能让人信服。离子公司认为第284条“不证自明的关注点是‘损害赔偿’”。但大法官们却认为赔偿是该法条所欲达的目的。离子公司主张本案因利润损失发生在海外，因此西奇公司适用第284条是将该条文的法律效力扩大到美国境外。大法官们认为这些发生在海外的损失只是侵权行为附带发生的结果，但不能作为分析法律是否发生了域外效力的关键事实。此外，离子公司对RJR Nabisco案[5]的理解与适用存在错误，本案不适用该判例。

综上，最高法院认为西奇公司要求赔偿海外利润的损失请求可以适用专利法第284条，撤销了上诉法院的判决，并发回重审。

[1]原文：Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substan-tial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole orin part, in such manner as to actively induce the com-bination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

[2]原文：Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any componentof a patented invention that is especially made or es-pecially adapted for use in the invention and not astaple article or commodity of commerce suitable forsubstantial noninfringing use, where such componentis uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

[3]原文：Patent owners who prove infringement under §271 are entitled to relief under §284, which authorizes “damagesadequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer.”

[4]Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electron-ics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016) （地方法院在判决专利损害赔偿费用金额上有自由裁量权，In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360案中确定的专利法中赔偿金额的测试方法不再适用。）

[5]RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 136 S. Ct. 2090（只有在特定案件中追究的上游犯罪本身在域外适用时，《反有组织犯罪及腐化组织法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）》才能发生域外适用的效力。）

本篇译述作者：赵予慈

赵予慈，复旦大学法学学士、法律硕士，师从高凌云教授。现为上海市嘉定区人民法院法官。希望读者们喜欢我们“英美法判例研究”小组出品的“美国最高法院判例译述”，并请读者朋友对译述中的不足之处批评指正。

美国最高法院判例译述

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主编：高凌云

副主编：郑家豪 齐冠云 丁伯韬

特邀撰稿人：赵予慈 崔伟 王子奇

资深撰稿人：朱文 赖雪金 蒋佳颖 蒋彧 管洁泉 倪国伟

初级撰稿人：沈刘杰 曾巧 董正清 李青青 罗杰韬 胡昕仪

曾经参与的成员：

纪宁宁 (2017-2018)(5篇）

孙樱榕(2017.12-2018.10)(5篇）

商可航(2019上半年)(3篇）

董文婕(2019上半年)(1篇）

陈曦(合作参与3篇)

王小刚(合作参与1篇)

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