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Advance China IP Law Office

The Author :

作 者：张银银 华进专利事业群

内容提要：

引言

如何应对非正常专利申请通知

关于筛查方式

关于非正常专利申请的定义

关于非正常专利申请的通知

关于非正常专利申请的应对

关于非正常专利申请的自查

结语

（本文共计4000+字，建议阅读时间20分钟）

>>>引 言

从2021年各地第一批非正常专利申请到2022年各地第二批非正常专利申请，经过这一年半的磨合，相信IP圈内的从业人员已或多或少对国家知识产权局每季度一次的“非正常专利申请”排查工作有所适应。因此，笔者推测：在未来的一段时间内非正常专利申请的排查或将常态化。

那么，在收到此类“非正常专利申请”通知后，申请人该如何应对？

在实务工作中，笔者发现，总有很多申请人在应对时不知该何去何从。尽管，大部分非正常专利确实不正常，但是难免有正常专利申请被误伤的情况。因此，从这部分申请人的角度来说，他们辛苦研发的专利技术，在被扣上这么一顶帽子后简直“无处喊冤”，再碰上代理机构不经分说就劝撤，就更加深了矛盾——“原来最懂我的是你，你却劝我去自首“；更有甚者会认为，“我的牌（技术）是好的，是你把它打成了一手烂牌（造成非正常专利），我还没找你算账呢“！

>>>如何应对非正常专利申请通知

想知道“非正常专利申请”通知的正确打开方式吗？

笔者给各位细细捋一捋：

1、关于筛查方式

国家知识产权局当下是以什么方式筛查非正常专利申请的？

从2021年3月19日国家知识产权局官网发布的局要闻中可以看到：“国家知识产权局成立专门的工作组，明确排查标准，通过计算机辅助筛查+人工核查相结合手段，全面排查、仔细甄别、审慎决定，多个相关部门共同把关筛选后再通报下达至各地方知识产权管理部门。”[1]

在国家知识产权大环境取得显著净化的同时，由于国家知识产权局反馈的非正常案件数量众多，仅2021年就排查出81.5万件非正常专利申请。在这样的体量下，误伤在所难免。

不过从国家知识产权局2022年3月21日发布的公告中的年度任务清单内容来看，今年对于非正常专利申请的排查，将进一步完善工作机制，创新排查方式，提高发现和打击非正常专利申请的力度和精准度。[2]

2、关于“非正常专利申请”的定义

什么样的专利申请会被列为“非正常专利申请”？

如果被判定属于《关于规范申请专利行为的办法》（国家知识产权局第411号公告）第二条规定的九项“非正常申请专利的行为”，即会被列为非正常申请。

各地方局在通知代理机构或申请人时，下发的数据表中都会有一列显示“案情说明”，例如说明：“属于《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出以下非正常专利申请行为，包括：（三）、（五）”。

那么，什么是“（三）、（五）”呢？

我们可以对照“九种非正常专利申请情形与政策解读”去看。通过对照下表，申请人可以了解非正常专利申请行为界定，知晓这种行为存在的情形，并能帮助申请人更有针对性地评估自身情况。

注：表中所述的“政策解读”来源于国家知识产权局在2021年3月21日发布的“《关于规范申请专利行为的办法》解读”。[3]

3、关于“非正常专利申请”的通知

为什么是地方局通知我，收到这个就表示被列为非正常专利申请了吗？

其实，不少专利申请人在收到地方局（市场监督管理局/监管所）的红头文件及专利数据后，都比较疑惑。有的申请人在收到短信或电话通知时，甚至会怀疑该信息的真实性，从而选择忽视，最终未能及时答复地方局处理意见。

在整个非正常专利排查工作中，国家知识产权局、各地方局、代理机构和申请人之间的关系，如下图所示：

当部分地方局在无专利申请人联系信息时，会通知到该案的代理机构，再由代理机构负责转达专利申请人，故有可能存在专利申请人既收到地方局的通知，又收到来自合作代理机构转达的情况。若申请人仅收到地方局通知，也可以请合作代理机构协助核实真伪。但需注意的是，此类通知绝不会发生“向申请人收取费用可帮助办理取消非正常专利”的情形。

另外，笔者发现近期个别地方局会在非正常专利通知工作中，在当地指定某家代理机构协助地方局向管辖地的所有非正常专利申请人通知相关事宜，申请人可以注意识别是否有地方局盖章的委托书证明委派关系，如下图所示：

4、关于“非正常专利申请”的应对

收到非正常专利申请自查及整改的通知后，我该怎么办？

第一步，了解这些专利申请分别因为什么原因被列为非正常专利。

个别地方局会在通知非正常专利申请的同时，在表格“案情说明”一列中告知被列为非正常专利的原因，最常见的是第（一）、（三）和（五）三种情形。

建议专利申请人多结合自身情况，客观地分析是否存在所指出的非正常专利行为，确系存在问题的，积极配合撤回是最优选择。

如果申请人认为该专利申请可能被误伤，若能够按要求充分提供相关申诉材料的，也可以找合作机构沟通、听取专业分析意见，切勿抱着尝试的心态“盲目”申诉。

如果申请人确定要申诉的，则建议申请人侧重通知中指出的问题、有针对性地提供相关证明材料，从而增加申诉成功的希望。

第二步，在要求答复时间前提交撤回或申诉材料。

各地方局在通知非正常专利时，都会给出要求答复时间。此时切记在要求答复的时间前提交材料，错过时间则地方局将视为申请人“拒不配合撤回/申诉“上报至国家知识产权局。这对申请人来说，则丧失了这次线下的撤回/申诉的宝贵机会。

下面解答相关的常见问题：

Q1：被列为非正常专利的申请，可否撤回重交或要求优先权重新提交？

在今年的非正常专利打击行动中，国家知识产权局已在数据筛查中针对“撤回后再次提交相同的非正常专利申请”进行重点排查并通报给各地方局，各地方局也在通知中明确指出后续一经发现，将依法从严从重处理。

Q2：如果要走申诉，成功率有多大？能不能尝试先走申诉，申诉失败了再撤回？

从2021年官方公布的数据看，全国平均撤回率已经达到96.8%，可见申诉这条路并不是那么好走，抱着尝试申诉的心态，盲目申请解除“非正常专利”的嫌疑更是行不通。

据圈内人透露，有企业以万字的申诉书申诉成功了，当然这里重点并非是“万字”，而是由此看出：想要走申诉，定然需要充分陈述理由并提供详实的相关证明。

Q3：未配合申诉撤回，是否就会被认定为非正常专利，导致申请人被列入黑名单？

一般情况下，如果未能在地方局要求时间内答复，国家知识产权局会再次通过电子申请渠道向申请人（或代理机构）下达《审查业务专用函》，要求收到通知15日内提交撤回回执或申诉材料。通知书也有说明，逾期未提交，则相关专利申请会被视为撤回，且手续办理视为未提出（即无法请求恢复）。

这也是申请人的最后一次机会，应积极配合及时答复专利局。

Q4：申诉材料提交后，多久能知道是否申诉成功？

据了解申请人（代理机构）将申诉材料提交至地方局后，地方局会统一收集再上报，最终提交至国家知识产权局非正常专利工作组人员。而非正常专利工作组人员审批全国的非正常专利工作人力有限，故在审批流程上通常会需要3~5个月的时间，才会形成结论性的意见下发给申请人。例如收到通过电子申请系统下发的《审查业务专用函》，告知“本案已经进入正常审查流程”，即表示申请人已经申诉成功，并解除被认定为非正常专利的嫌疑。

Q5：在首次收到地方局通知非正常专利后，相关专利申请审查即已冻结，且申请人暂不享受相关政策权益？

国家知识产权局在大数据中筛查到非正常专利后，即在官方系统中将相关专利申请打上了标签，相关专利申请会被冻结继续审查，直至申请人撤回专利申请或申诉成功为止。与此同时，这也会影响申请人的预审申请资格，专利保护中心会要求申请人提供结论性文件（撤回：需提供手续合格证明，申诉：需提供表明申诉成功的审查业务函），方可恢复预审申报资格，继续提报快速预审案件。

Q6：如果对审批的结论性意见不服，是否有救济途径？

在国家知识产权局官网政务-政策解读栏目，2021年3月21日发布的“《关于规范申请专利行为的办法》解读”[4]中对救济途径有如下说明：

Q7：已经被驳回/被视为撤回的专利申请是否也需要办理主动撤回手续？

对于列为非正常专利申请案件中（评估后不走申诉的），如果出现下述两种情形，也需要再向专利局提交撤回声明，并办理主动撤回手续。

情形一：案件此前已经收到《驳回决定通知书》，不论是否已提复审请求；情形二：案件此前收到《视为撤回通知书》，并非申请人办理的主动撤回。

*划重点：此类情形切勿理解为已经驳回或已经撤回，即视为专利权失效可不必办理主动撤回手续。

5、关于“非正常专利申请”的自查

如何在提交专利申请前自查，降低被筛查认定为非正常专利的风险？

最关键的还是要了解国家知识产权局认定为非正常专利的九种行为和相应的政策解读，规避发生所列行为的情形。

除此之外，以下几点建议可供参考：

编造技术方案或者数据来申请专利是不可取的，正规的代理机构也不会以承诺保授权为由接受编造专利申请；

2022年筛查到的非正常专利数据中，同日申请、相同主题的申请被列为非正常专利的较多，如果是一案双申的案件，则建议在申请时声明“同日既申请发明又申请实用新型”。

对案件合理评估是否适合分案，不建议以期望产出多个专利申请数量为目的，强行将专利申请拆分为多件分案申请。

案件选择撤回重新递交的，注意原申请的案件应在重新递交前主动办理撤回手续，切勿让其因不缴申请费等原因而被专利局下发视为撤回，此做法容易导致前后两案均被认为重复申请从而被纳入非正排查中。

对于明显堆砌现有技术、或不符合技术改进常理的专利申请提案，建议放弃提交申请。

借助天眼查、企查查等工具，查询申请主体的主营范围、以及参保人数等信息。如果专利申请内容明显脱离申请主体的主营范围，显示申请主体的参保人数（最新参保人数）为“0”或者“-”，则建议替换合适申请主体。如下图所示：

>>>结 语

总的来说，国家知识产权局的非正常专利申请整治行动并不可怕。虽然，可能会存在误伤，但是政策大方向上是遏制不以保护创新为目的的非正常申请专利行为、规范专利申请秩序、推动知识产权的高质量发展、还知识产权行业一片洁净的蓝天。

所以，各位看官，笔者想提醒大家，对于以保护创新为目的企业，选择优质的代理机构，将有效减少非正常专利申请的发生哦~

最后，让我们用一张图来概括非正常专利申请整体的处理流程。欢迎阅读、指正哦！

参考来源：

[1]国家知识产权局进一步严格规范专利申请行为此次通报的非正常专利申请六成已主动撤回

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/19/art_53_157884.html

[2]国家知识产权局关于印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》的通知

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/3/21/art_65_174167.html

[3]《关于规范申请专利行为的办法》解读

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/31/art_66_158145.html

[4] 同上

从 事知识产权工作逾15年，负责国内专利流程团队管理工作，在国内专利流程方面积累了丰富的经验，熟悉国内专利申请流程工作，拥有多年各类流程事务处理经验，擅长专利申请、转让、检索、许可、质押、预审、优审等各类专利手续业务。

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