美国申请中的继续审查请求(Request for Continue Examination,RCE)简介

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美国申请中的继续审查请求(Request for Continue Examination,RCE)简介

2024-07-17 03:43| 来源: 网络整理| 查看: 265

(E)在重审程序(reexamination)中的申请。

其次,满足上述条件的申请的实质审查已结束(Prosecution in an application is closed),具体表现为:申请在上诉阶段,或者申请已收到“最终驳回”、授权缴费通知书,或者收到其他告知审查结束的通知书。[2]

最后,递交RCE需要在如下情况 之前递交:

(A)缴纳授权费

(B)申请已被放弃(abandonment)

(C)向美国联邦巡回上诉法院提交上诉通知或开始民事诉讼(除非上诉或民事诉讼终止)

需要注意的是,如果在申请人在上诉之后,未收到上诉决定之前,递交了RCE,那么递交的RCE会被认为是撤销上诉,审查员将申请重新开启对专利申请的审查。

三、递交继续审查请求(RCE)需要准备什么文件

递交RCE需要准备如下文件或者内容:

1.请求表[3];

2.相关递交文件(submission);

此处的递交文件包括但不仅限于:信息披露 (information disclosure statement,IDS);对说明书、附图和权要的修改;新的论据,申请可专利权性的新证据等。

申请所处状态 递交文件 Final Rejection(“最终驳回”) 必须包含对Final Rejection的答复文本。 Ex Parte Quayle action 必须包含对Ex Parte Quayle action 的答复文本。 授权缴费通知书(Notice of Allowance) 包含但不仅限于,IDS,权要修改,新的论据,申请可专利权性的新证据。 上诉 必须包括根据37 CFR 1.111条例下的对最终驳回的答复。

关于递交文件,这边需要提醒下各位申请人,如果您的申请是基于35 U.S.C. 371递交的国家阶段的申请,那么在申请确认需要递交RCE之前,应确保各个发明人的发明人宣誓或声明 (Oath or Declaration)或者替代声明(Substitute statement)已递交完毕或者最迟与RCE一并递交[4]。

3. 相关费用

USPTO fee schedule上面罗列了各阶段的费用,其中RCE的费用如下:

大实体 小实体 微实体 第一次递交RCE请求 1360美元 680美元 340美元 第二次及后续请求 2000美元 1000美元 500美元 递交继续审查请求( RCE )后会发生什么

RCE递交后,会先分配至技术中心(Technology Center ,TC)审核。

如果申请人递交的RCE不满足条件,被认为是不恰当的RCE(improper RCE),那么申请人将会收到类似的通知,一般情况下是PTO-2051表,即Notice of Improper Request for Continued Examination (RCE)。但是递交不恰当的RCE并不会影响申请之前收到的审查意见中规定的答复时间。

如果申请递交的RCE符合条件,那么相关的技术人员将会继续推进RCE程序。任何先前未被录入(entered)的修改或者是与RCE一并递交的修改通常都会被录入,然后,申请将会转至审查员继续进行审查。经过继续审查,审查员也许会同意申请获得授权,下发授权及缴费通知书。但是,审查员也可能会再次下发Office Action,通常是“非最终驳回”(Non-Final Rejection),特别是当申请人提出了额外的权利要求修改或是新的论据时。那么在这种情况下,申请人将可以继续针对“非最终驳回”进行答复。需要注意的是,在有些情况下,审查员也可能对递交RCE后的申请再次直接给出“最终驳回” [5],在实务中应尽量避免这种情况。

需要说明的是,RCE提交是没有次数限制的,如果经过继续审查,申请仍被驳回,申请人可以通过持续递交RCE不断修改权要,继续与审查员进行博弈。不过,RCE提交的官费对于申请人来说也是一笔不低的费用,且第二次及以后的RCE又比第一次RCE高很多。因此,在案件一直拿不到授权的情况下,是否要持续递交RCE,是需要由专业律师指导的。在一些情况下,上诉可能是比不断递交RCE更有效的应对措施。

如何判断是否需要递交继续审查请求(RCE)

如何判断是否需要递交继续审查请求(RCE)

申请人收到“最终驳回”后,可以在不提交RCE 的情况下进行答复。但是直接答复最终驳回的情况一般只适用于提交简单的权利要求修改(譬如最终驳回中已经有了可以授权的权要,简单答复即可获得授权)。如果答复中包含实质性权利要求修改和/或实质性论据,那么直接提交答复可能会导致申请收到Advisory Action(指导意见),从而仍旧需要提交RCE,这样操作也可能会衍生出延期费的问题。

因为“最终驳回”的发文日期(而不是Advisory Action的发文日期)是提交的任何进一步答复的时间参考点。如果申请人先提交最终答复,然后再等审查员意见判断是否需要递交RCE,那么很有可能会超过“最终驳回”三个月答复期限。而此时,申请人就需要额外支付一笔延期费了。所以,是否递交RCE以及何时递交RCE,应结合专业律师的建议综合考虑多方面因素。

如上面所述,当申请人收到“最终驳回”后希望进行进一步的权要修改和/或讨论时,RCE 是有必要的。特别是,如果预期的权利要求修改将要求审查员(或使审查员有这种感觉)对现有技术进行更广泛的检索,那么RCE 将是合适的选择。有时,在提交答复之前与进审查员访谈沟通可能有助于确定是否需要进行RCE。但是如果申请人之前已经提交了一个或多个RCE,并且已经与特定审查员“走到了尽头”,那么上诉可能比提交另一个RCE 更有意义。

结论

综上所述,收到“最终驳回”后,选择RCE作为答复策略一般来说有积极的意义。但是递交RCE并不是唯一的选择,AFCP、上诉、甚至放弃本申请递交续案都是可以考虑的方案。同时RCE的官费费用也并不低,是否有必要不断递交RCE也是一个值得考虑的问题。我们建议申请人与专业的美国代理律师或者团队进行沟通,从申请的修改内容出发,同时与审查员进行有效的沟通后,选择一种最有效最经济的答复方式。

[1]访问地址https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e70778.html

[2]由此可见,RCE并不是只限于答复最终驳回时使用;但由于在实务中,绝大多数的RCE和答复最终驳回直接相关的,所以上文也主要介绍这种情况。

[3]表格获取网址:https://www.uspto.gov/sites/default/files/ebc/portal/efs/sb0030e_fill.pdf

[4]For an effectiverequest for continued examination (RCE) to be filed in a 35 U.S.C. 371national stage application, all required inventor’s oaths ordeclarations (or substitute statements) must be submitted in the applicationprior to or with the RCE, notwithstanding 37 CFR 1.495(c)(3)permitting an inventor’s oath or declaration to be postponed untilan application is otherwise in condition for allowance.

[5]具体见 MPEP706.07(b): Final Rejection, When Proper on First Action.

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