第一，在使用的性质上，应当是营业中的使用。比如，消费者买了一件非名牌衣服，然后贴上名牌衣服的商标，这里就不构成商标使用。

第二，在使用的目的上，应当是用于商品或者服务交易的使用，而且是直接利用商标促进自己商品或者服务的销售或者提供。比如，某个人收集了世界上许多驰名商标，并将这些驰名商标做成画册出版，这种使用也构不成商标使用。

第三，在使用的时间上是，商标使用必须属于商品或者服务交易的过程中。如果对对该商标的使用，没有起到区分商品来源作用的话，则不是商标意义上的使用。

商标的正当使用制度（fair use）也有效规制了商标权人滥用权利的行为，也是保障商业活动中言论自由的重要工具，构成侵犯商标权的重要抗辩事由。[10]我国在2001年之前的《商标法》没有规定商标的正当使用制度，而仅仅在《商标法实施条例》第49条中规定了这一制度。2013年《商标法》新增第59条前两款规定了“通用名称”、“地名”等正当使用的抗辩。[11]

商标的正当使用制度在美国法中主要分为两种：一种是经典正当使用（classic fair use），它是指在非商标意义上善意使用他人的具有描述性的商标标志描述自己的商品或者服务的使用，即我国《商标法》第59条第一款的相关规定。另一种是指示性合理使用[12]（nominative fair use）,它是指在商标意义上使用他人的商标标志描述自己的商品或者服务的使用。

经典正当使用的抗辩要符合以下三个条件：

第一，主张正当使用的一方当事人必须要证明使用商标标志不是商标法意义上的使用。

第二，主张正当使用的一方当事人必须要证明其对该标志的使用主观上具有善意和正当性。

第三，主张正当使用的一方使用该商标只是为了描述他的商品或者服务。

指示性正当使用的抗辩的条件根据New Kids案创立所得[13]：第一，使用该商标是当事人一方描述商品或者服务不可避免的词汇，即如果不使用该商标词汇就无法容易地识别该产品或者服务。第二，只有这个商标能识别产品或者服务是合理且必要的，即仅是在说明或者描述自己经营的商品等必要范围内使用。第三，使用者使用该商标必须完全没有暗示该产品或者服务为商标人所控制或者认可的，即使用者的使用行为不会使相关公众产生任何混淆和误认。

三、在产品系列名称中使用他人注册商标

构成正当性使用的因素分析

通过对产品系列名称含义的刍议以及对商标的正当使用制度的概述与分析，并且结合实践中的案例来分析在产品系列名称中使用他人的注册商标构成正当性使用索要考虑的一些因素。

（一） 该产品系列名称的固有显著性强弱

根据美国Abercrombie一案，商标的固有显著性的强弱由高至低依次分为臆造性词汇（fanciful words）、任意性词汇（arbitrary words）、暗示性词汇（suggestive words）、描述性词汇（nominative words）和通用词汇（generic words）。臆造性词汇是指其唯一的目的就是用作商标而创造或者选择创造的新词所组成的标志，这些标志完全不为人知。[14]一般来说，臆造性词汇，显著性极强，是特别适合作为商标来注册的，其很快就能和商品或者服务相对应，并且也不需要经过使用获得第二含义的要求，因为其本身就没有商标意义上的初始意义。

如果使用臆造性商标是用来区别商品来源的“商标性使用”，臆造性词汇大多数会落入侵犯商标权的范畴。在卡地亚公司诉贝乐公司一案[15]中，法院认为，“卡地亚”和“Cartier”属于臆造词词汇，具有较强的显著性，而且由于“卡地亚”和“Cartier”两项商标已成为驰名商标，对于相关公众而言已经具备了识别商品来源的作用，贝乐公司虽将“Cartier”及“卡地亚”作为产品系列名称，但由于其突出使用及“Cartier”、“卡地亚”的显著性较强，应当认定贝乐公司将“Cartier”及“卡地亚”作为商标使用，从而构成商标侵权。虽然大多数情况下是属于经典正当使用，即非商标意义上使用他人的注册商标。但是也有指示性合理使用的存在，比如在苏酒公司诉壹玖壹玖公司案[16]中，原告认为苏酒公司的商标“蓝瓷”是一种臆造性词汇，法院则认为蓝瓷是一种指示性的合理使用，是一种叙述性、描述性的文字使用，因而被告对“蓝瓷”的使用不侵犯原告的注册商标专用权。该案虽经一审，判决原告败诉，二审因为程序问题发回重审。笔者认为，既然原告拥有合法的注册商标，被告杜康公司在其产品上标注蓝瓷，不符合指示性正当使用的条件，因为被告使用“蓝瓷”商标不是合理且必要的。期待该案发回重审时法院能认识到这一点，不能判定被告对“蓝瓷”的使用是描述性、指示性的合理使用。因而，在产品系列名称中使用他人的注册商标正当性使用的判定，臆造性词汇是一个重要的因素，当然还要结合指示性合理使用进行综合分析。

（二）该商标的知名度

根据商标的知名程度，可以分为驰名商标，著名商标和普通商标。商标知名度的大小也决定了商标法对其保护的强弱。因此，从世界各国来看，对于知名度较高的驰名商标赋予特别的保护，其不仅在相同或类似产品类别上享有绝对权，也可以跨类对其商标进行保护。因此，商标的知名度应作为在产品系列名称中使用他人注册的商标是否构成正当性使用的一个因素。在此，我们既要区分被使用的他人注册商标的知名度，同时也要区分产品系列名称的商标的知名度。

1.被使用的他人注册商标的知名度

在上述卡地亚公司诉贝乐公司案中，卡地亚公司的“Cartier”及“卡地亚”商标不仅行政认定为驰名商标，且在北京、上海、天津等地司法也被认定为驰名商标，以及大量的广告宣传等认定“Cartier”及“卡地亚”商标为驰名商标，因而贝乐公司虽在与珠宝类别不同的商品上作为产品的系列名称，还是被法院认定为侵犯商标权的行为。这就是驰名商标跨类保护的价值所在，认定商标为驰名商标的一个重要因素就是相关公众对该商标的知晓程度[17]。因此在判定在产品系列名称中使用他人的注册商标是否构成商标性使用抑或正当使用，该注册商标也是一种考虑的重要因素。

2.产品系列名称商标的知名度

在产品系列名称中使用他人的注册商标，除了被使用人的商标的知名度外，也要考虑使用方的产品的知名度。在卡地亚公司诉贝乐公司案[18]中，很明显，卡地亚作为奢侈品的商品，其商标也被认定为驰名商标，贝乐公司只是生产卫浴产品，其知名度并不大。因而贝乐公司在其产品名称中使用卡地亚公司的商标，明显会导致消费者的混淆与误认，因此构成商标侵权。在格力公司诉美的公司案[19]中，格力和美的作为中国两大生产空调的公司，可谓名气相当。当一般消费者提到购买空调时，一般都会选择“美的”或者“格力”。而此时美的公司在其空调上贴上“五谷丰登”的标签，作为产品系列的不同名称。此时消费者已经不关注该空调是美的公司生产还是格力公司生产，“五谷丰登”则起了识别商品来源的作用的功能，因而美的公司对“五谷丰登”商标的使用在此意义上也是作为一种商标性使用。可谓使用者本身的商标的知名度在判定在产品系列名称中使用他人注册商标是否构成正当使用也是一个参考的因素。

（三）该商标使用的方式

在产品系列名称中使用他人的注册商标，商标的使用方式也是一个重要的参考因素。比如在五谷丰登一案[20]中，法院认为，从美的公司使用被诉侵权标识的方式看，被诉侵权产品室内机面板正面左上方标有红色艺术字体的“五谷丰登”字样，且字体较大。该标识较为明显和突出，相关公众在购买空调器产品时，非常容易观察到被诉侵权标识，并将该标识与美的公司特定商品相联系，从而凭借其在市场上识别美的公司特定商品。因此美的公司该使用“五谷丰登”标识行为客观上起到了指示商品来源的作用，认定为商标法意义上的使用。在河北启发纺织集团公司与天津市国曦机电工程有限公司等侵害商标权纠纷上诉案中，上诉人河北启发公司拥有在空调类别上拥有“启发”的注册商标，起诉称被上诉人在宣传手册中使用“启发”来描述空调产品系列。本案与上述案件不同之处在于，被上诉人并没有在其空调商品上使用“启发”，只是在宣传手册中提及。法院认为这种对启发客观使用的行为，并不会导致消费者混淆误认，没有起到识别商品来源的商标性使用的地步，因而维持被上诉人不构成商标性使用的一审判决。因而，对于在产品系列名称中使用他人商标的客观形式，使用放大的字体抑或缩小的字体，还是直接就不在商品上标注，也是判断商标正当使用的一个因素。

（四）在产品系列名称中使用他人

注册商标正当使用的其他参考因素

通过对实践中出现的相关案例分析，在产品系列名称中使用他人注册商标正当性使用抽象出来的因素，除了上文所说的商标词汇的显著性强弱、被使用商标的知名度大小、使用者使用他人商标的方式等外。使用者的在先使用，即先用权抗辩是商标合理使用的一种，当然在产品系列名称中使用他人注册商标的行为也是一种正当使用。使用者客观使用方式是否符合行业标注的惯例等客观的因素也是考虑的一种因素。

除了上述所述的正当使用客观的要素之外，使用者的主观要素也是一种考虑的因素。这一点由经典正当使用第二个条件，即使用者主观上具有善意和正当性。如果商标使用者试图将这些系列名称注册为商标，或者没有采取措施达到最小化混淆的程度，则可以推断其主观上并没有善意。在“五谷丰登”案中，美的公司就是采用放大的字体突出使用“五谷丰登”，则可以推断其主观上明显具有故意，而非善意。

四、结语

在产品系列名称中使用他人注册商标，一般情况下起到识别商品来源作用的功能，构成商标性使用，则属于在同一种商品上使用同一种商标的侵犯商标权的行为。当然也有在产品系列名称中使用他人注册商标不构成识别商品来源功能的使用，即商标的正当使用，此时则不构成侵犯他人的注册商标专用权。通过本文的研究，构成商标正当使用的因素包括：被使用人的商标的显著性强弱、被使用人的商标及产品系列名称的商标的知名度、使用者使用该商标的客观使用方式、产品系类名称的在先使用等客观因素，同时也要考虑使用人在使用该商标的主观方面，其使用是否具有善意，是否试图去注册商标等因素综合判断。

脚注以及参考文献

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1.参见最高人民法院(2013)民提字第1号、(2013)民提字第2号、(2013)民提字第3号民事判决书。该案中，广州星河湾公司在第36类和37类上注册了“星河湾”商标，被告在其楼盘名称中使用“星河湾”字样，法院判定被告自贡星河公司不构成商标侵权与不正当竞争。

2.参见浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第11号民事判决书。该案中，原告卡地亚国际有限公司拥有英文“Cartier”、中文“卡地亚”商标，并在北京上海等法院被司法认定为驰名商标，被告浙江贝乐公司在其卫浴产品上使用“卡地亚”作为产品的系列名称，被法院认为是商标性使用，构成商标侵权。

3.参见广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第145号民事判决书。该案中，原告格力公司在第11类上注册了“五谷丰登”商标，而后，美的公司在其生产的空调器上使用了与上述注册商标“五谷丰登”相同的商标。后格力公司起诉至法院，法院认为美的公司对“五谷丰登”作为空调的系列名称的使用构成商标性使用，构成商标侵权。

4.参见四川省成都市高新区人民法院(2016)川0191民初7968号民事判决书。该案中，原告苏酒公司在第33类酒产品上拥有“蓝瓷”注册商标专用权，被告壹玖壹玖公司销售杜康酒业的蓝瓷系列商品，法院认为杜康酒业对蓝瓷的使用是描述性使用，不构成商标侵权，从而认为被告壹玖壹玖公司的销售行为未侵犯原告的注册商标专用权。

5.《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：未经注册商标人许可，在同一种商品上使用同一种商标，不以混淆为前提，直接认定为商标侵权。

6.参见网页https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%B3%BB%E5%88%97（最后访问时间：2018年1月8日）。

7.俞利军著：市场营销导论，华夏出版社，2000。

8.王太平著：《商标法原理与判例》，北京：北京大学出版社，第15页。商标的“所指”，即商标的符号内容。

9.王太平著：《商标法原理与判例》，北京：北京大学出版社，第248页。

10.王太平著：《商标法原理与判例》，北京：北京大学出版社，第375页。

11.参见《中华人民共和国商标法》第五十九条。

12.New Kids on the Block v. News America Pub., Inc., 971F.2d 302（9thAcir. 1992）.

13.同注释11。

14.王太平著：《商标法原理与判例》，北京：北京大学出版社，第69页。

15.同注释2。

16.同注释4。

17.参见《商标法》第十四条。

18.同注释2。

19.同注释3。

20.同注释3。

21.参见天津市高级人民法院(2012)津高民三终字第11号民事判决书。

参考文献：

[1]王太平.商标法原理与判例[M].北京:北京大学出版社,2015.

[2]俞利军.市场营销导论[M]. 北京:华夏出版社,2000.

[3]李春芳，邱翠.产品系列名称中商标符号的正当性使用[J].知识产权,2015（9）:44-50.

[4]刘润涛.关键词推广使用他人商标的反不正当竞争法规制[J].上海财经大学学报,2016（8）:119-128.

[5] 凌宗亮.商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定[J].电子知识产权,2017（9）：74-82.

[6] 陈学.商标使用制度研究[D].上海:华东政法大学硕士学位论文，2010.

[7]Uche U.Ewelukwa. Comparative Trademark Law:Fair Use Defense in the United States and Europe—The Changing Landscape of Trademark Law[M],13 Widener L.Rew.113,2016.

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