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来源：IPRdaily

作者：张云肖 超凡知识产权

关于不丧失新颖性的宽限期和公开，中国专利法和美国专利法都有相关规定。但在具体操作上却大相径庭，本文旨在对两者进行比较，希望对申请人在申请和答复审查意见时如何有利地利用这一规定有指导作用。

关键词：不丧失新颖性 宽限期 公开

1.引言

中美专利法对于不丧失新颖性的宽限期和不丧失新颖性的公开有不同的规定。例如，中国对于发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日）之前的公开行为有6个月的不丧失新颖性的宽限期的规定，而美国对于这种宽限期的规定是12个月，而且，两国专利法对于不丧失新颖性的公开的规定也有着差别。本文旨在对中国和美国关于不丧失新颖性的公开进行比较，并就一外观设计案例进行具体分析，希望对申请人如何有利地利用美国专利法这一规定有所帮助。

2. 中国专利法关于不丧失新颖性的规定

中国专利法对不丧失新颖性的公开的规定，中国专利法第24条对专利申请不丧失新颖性的公开做了如下规定：

申请专利的发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日）以前六个月内，有如下三种情形之一的公开，不丧失专利的新颖性：

（1）在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的；

（2）在规定的学术会议或技术会议上首次发表的；

（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

其中（1）和（2）是对申请人自己进行的公开的规定，这里，要考虑对展览会或学术（技术）会议的级别和影响力的要求；需要由相关部门出具证明；应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。（3）是对他人泄露内容的规定，如果申请人在申请日前已经获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料；如果申请人在申请日以后得知，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。

可见，中国对于不丧失新颖性的公开的以上规定，无论哪种情形，要求都比较高。尤其是对于国外申请人在中国的申请，条件就更为苛刻，对于所提交的证明材料需要进行公证和认证。

3. 美国专利法关于不丧失新颖性的规定

再来看美国专利法对不丧失新颖性的公开的规定，美国法典第102条(b)款对专利申请不丧失新颖性的公开做了如下规定：

在主张权利的发明的有效申请日之前1年或1年之内所作的以下披露不属于所主张权利的发明的现有技术：

（A）该披露由发明人或合作发明人或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作；

或者（B）在该披露作出之前，被披露对象已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人公开披露。

从以上规定看出：发明人在其申请日之前1年内所作的披露不属于现有技术；发明人和他人在申请日之前1年内都有披露，但发明人的披露早于他人的披露的，则他人的披露也不属于现有技术；因发明人的披露而获知了该发明的他人，其所作披露与发明人的披露具有相同效力1。可见，美国对于发明创造不丧失新颖性的宽限在时间和行为上均比中国宽松得多，这与其专利申请在2013年3月16日之前所采用的“先发明制”有很大关系。先发明制的优越性在于有效地保护在先发明人的权益，鼓励人们利用专利申请来保护其发明创造，并给予发明人足够的时间来考虑其发明创造的商业价值。

4. 如何有效利用美国关于不丧失新颖性的规定

下面就笔者曾经遇到的一个具体案例来谈谈如何有效地利用美国关于不丧失新颖性的规定。中国某申请人就一件发明创造在美国申请了一外观设计，我们都知道，美国对于外观设计专利申请是进行实质审查的。该外观设计专利申请根据美国法典第102条(a)款被驳回，原因在于审查员检索到在本外观设计的申请日（2013年9月27日）之前中国网（www.china.org.cn）的英文网站上公开了与本外观设计类似的照片，而且显示照片的拍摄日期为2013年9月6日。在该案中，英文网站上所公开的照片是申请人对其设计在北京玉渊潭公园进行的展出，因此，在答复审查意见时，申请人提交了一声明，声明上述公开是申请人直接从发明人那里获得了所公开的对象而进行的公开，并请求在本外观设计的申请日之前一年以内的上述公开由于美国法典第102条（b）款的例外而不构成现有技术。审查员接受了申请人的上述声明，目前该外观设计已经获得专利权。实践中申请人可适当利用美国这一宽松政策对某些公开进行补救。

再来看下面的例子。甲于2013年6月10 日在某学术会议上发表了文章，而后于2013年12月15日对其技术在中国申请了发明专利，乙也对同样的技术独立作出了发明创造并于2013年11月15日在中国申请了发明专利。由于不丧失新颖性的宽限期仅为6个月，甲的申请时间与其发表学术文章的时间超出了6个月，所以甲的在先公开使得甲不能获得专利权；另外，甲的在先公开对乙的在后申请构成了现有技术，使得乙同样不能获得专利权。这样，甲乙两人对于该发明创造均丧失了获得专利权的机会。可看出，如果在公开发表之后的6个月内未能进行专利申请，则这样的公开不仅对自己而且对他人都会造成不利影响。

同样的情形如果发生在美国，则甲由于其在先公开在其申请日之前的1年内，该在先公开不属于现有技术，所以甲享有获得专利权的权利。因此，对于申请人在申请之前已经进行的公开，如果申请人有意开拓美国市场，可以充分利用美国关于不丧失新颖性的宽限期和公开的规定，在美国进行专利申请。

5. 小结

综上可见，对中国专利申请而言，虽然专利法规定了不丧失专利新颖性的宽限期和公开，但这种公开日不能作为申请日，而且考虑到对展览会或学术（技术）会议的要求，所以申请人还是尽量在展出或发表公开（包括参加学术会议）之前先申请专利，以保证发明创造的新颖性。另外，一旦在美国申请中遇到这种申请日之前的由于不慎而公开的问题，申请人不必恐慌，可以利用美国法典第102条（b）款规定的例外情形，使得该公开不能作为现有技术。

中国和美国虽然都是PCT成员国，而且不丧失新颖性的公开都符合PCT条约的精神，但是在具体的操作上各国差别很大，无论是申请人还是代理人都不能拿中国的实践来想象美国的规定，反之亦然，具体问题需要具体分析，代理人应充分利用与国外代理人的沟通，最大限度地保护申请人的权益。

参考文献

[1] 金海军 从美国《专利法》第102条看发明人先申请制的实质 《知识产权》2013年第4期

来源：IPRdaily

作者：张云肖 超凡知识产权

编辑；IPRdaily王梦婷